在啤酒上使用多年但未注冊(cè)的紅河紅商標(biāo)，與他人在啤酒上注冊(cè)但未實(shí)際使用的紅河商標(biāo)，構(gòu)成近似商標(biāo)嗎？侵犯他人未實(shí)際使用的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的，如何確定賠償責(zé)任？能按照侵權(quán)獲利額來(lái)確定賠償金額嗎？最高人民法院在紅河商標(biāo)侵權(quán)案（2008）民提字第52號(hào)中，就上述問(wèn)題明確了相關(guān)原則，并在《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件年度報(bào)告（2009）》中對(duì)這些原則再次予以確認(rèn)。
案情
2000年11月28日，林輝出資2萬(wàn)元成立的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)濟(jì)南紅河飲料制劑經(jīng)營(yíng)部（以下簡(jiǎn)稱濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部）經(jīng)國(guó)家工商總局商標(biāo)局核準(zhǔn)，受讓了他人于1997年6月7日在第32類“啤酒、飲料制劑”商品上注冊(cè)的第1022719號(hào)紅河文字商標(biāo)（商標(biāo)字體為楷體的標(biāo)準(zhǔn)印刷體）。2002年3月2日，濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部與山東泰和世紀(jì)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱山東泰和公司）就紅河啤酒商標(biāo)，簽訂商標(biāo)獨(dú)家使用許可合同。但是，濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部和山東泰和公司未能提交其持續(xù)使用該紅河注冊(cè)商標(biāo)生產(chǎn)銷售商品的證據(jù)，也未能提交證明該商標(biāo)信譽(yù)的證據(jù)。
2004年3月17日，山東泰和公司的法定代表人在廣東省佛山市禪城區(qū)大家好便利店（業(yè)主為鄭容娟），購(gòu)買了云南紅河光明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱云南紅河公司）于2004年1月29日生產(chǎn)的“紅河紅”啤酒10瓶，當(dāng)?shù)毓C處進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。此啤酒瓶瓶頸的標(biāo)貼中央印有滇泉圖文組合商標(biāo)，左側(cè)有“紅河紅”三字，右側(cè)有“啤酒”二字；主瓶體瓶貼右上方印有滇泉圖文組合商標(biāo)，中間有放大的“紅河紅”三字，此三字下方有略小的“啤酒”二字。在啤酒的外包裝盒上，正面有放大使用的紅色的“紅河紅”三字，側(cè)面有紅色的“紅河紅”三字及略小的黃色的“啤酒”二字，頂部有“紅河紅啤酒”五個(gè)大小相同的字；“紅河紅”三字均為行楷體偏肥的書(shū)寫(xiě)體。瓶貼及外包裝上的滇泉圖文組合商標(biāo)及注冊(cè)標(biāo)記和“云南紅河光明股份有限公司”字樣比較突出，清晰可見(jiàn)。
2004年2月10日，山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院干警在昆明拍攝到云南紅河公司的兩張宣傳畫(huà)和車體廣告，其上所印啤酒的瓶貼上使用了放大的“紅河紅”字樣，所印的啤酒杯上有紅色“紅河紅”字樣，所印的“醇美生活從紅河紅開(kāi)始”廣告語(yǔ)中“紅河紅”字樣以紅色突出使用。該法院干警2002年4月16日也在昆明買到云南紅河公司生產(chǎn)的一箱“紅河紅”啤酒。云南紅河公司的注冊(cè)地是云南省紅河州所轄的開(kāi)遠(yuǎn)市。
2004年3月19日，山東泰和公司、濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部向廣東省佛山市中級(jí)人民法院起訴，稱云南紅河公司生產(chǎn)、大家好便利店業(yè)主鄭容娟銷售紅河紅啤酒，侵犯其紅河注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，提出停止商標(biāo)侵權(quán)行為并向云南紅河公司索賠1000萬(wàn)元等訴訟請(qǐng)求。2004年4月2日，一審法院干警到云南紅河公司進(jìn)行證據(jù)保全，對(duì)該公司銷售部現(xiàn)場(chǎng)拍照，確認(rèn)該銷售部?jī)?nèi)懸掛的一條廣告掛旗上印有“紅河啤酒”四個(gè)紅字，且“紅河”二字放大使用。一審中，二原告經(jīng)法院準(zhǔn)許撤回對(duì)鄭容娟的訴訟請(qǐng)求。
一審法院認(rèn)為，云南紅河公司產(chǎn)品上使用的行楷體“紅河紅”文字與濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部的楷體紅河文字商標(biāo)的字形、含義相似，兩商標(biāo)構(gòu)成近似。云南紅河公司在啤酒瓶貼及外包裝上將“紅河紅”字樣放大突出使用，足以使相關(guān)公眾對(duì)“紅河紅”啤酒的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)，侵犯了濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部的紅河注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；該公司在宣傳畫(huà)和車體廣告上使用“紅河紅”字樣，以及在廣告掛旗上使用紅河商標(biāo)，也侵犯了濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部的紅河注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。云南紅河公司在庭審中承認(rèn)自2002年起一直使用紅河紅商標(biāo)，但拒絕向進(jìn)行證據(jù)保全的一審法院提供其財(cái)務(wù)資料。由于云南紅河公司是上市公司，有義務(wù)保證其公告的年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，一審法院根據(jù)該公司公告的2002年、2004年年度報(bào)告，認(rèn)定該公司侵權(quán)期間生產(chǎn)銷售“紅河紅”啤酒的毛利為22597775元，原告主張的賠償額處于合理范圍。一審法院于2005年8月29日作出判決，判令云南紅河公司停止生產(chǎn)、銷售和宣傳侵權(quán)的紅河紅啤酒，支付賠償金1000萬(wàn)元，書(shū)面賠禮道歉，案件受理費(fèi)61010元由云南紅河公司負(fù)擔(dān)。
云南紅河公司不服一審判決，向廣東省高級(jí)人民法院上訴。2007年10月22日，廣東省高級(jí)人民法院作出維持原判的二審判決。云南紅河公司于2007年10月24日更名為云南城投置業(yè)股份有限公司，后以紅河紅與紅河注冊(cè)商標(biāo)并不近似，紅河注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有真實(shí)使用，在啤酒市場(chǎng)上沒(méi)有消費(fèi)群、缺乏影響力，不存在消費(fèi)者混淆誤認(rèn)的可能等理由，向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?span lang="EN-US">
分析
最高人民法院再審認(rèn)為：
�。ㄒ唬┰颇霞t河公司使用紅河紅商標(biāo)的行為是否侵犯紅河注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，需要判斷紅河紅商標(biāo)與紅河注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的近似商標(biāo)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〔2002〕32號(hào)）第九條第二款和第十條的規(guī)定，判斷是否構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的商標(biāo)近似，不僅要比較相關(guān)商標(biāo)在字形、讀音、含義等構(gòu)成要素上的近似性，還要考慮其近似是否達(dá)到足以造成市場(chǎng)混淆的程度，因此應(yīng)根據(jù)案件具體情況，考慮相關(guān)商標(biāo)的實(shí)際使用情況、顯著性以及是否有不正當(dāng)意圖等因素，進(jìn)行綜合判斷。
就本案而言，“紅河”是縣級(jí)以上行政區(qū)劃名稱和知名度較高的河流名稱，不是臆造詞語(yǔ)，作為商標(biāo)其固有的顯著性不強(qiáng)，且濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部和山東泰和公司始終未能提交其持續(xù)使用紅河注冊(cè)商標(biāo)生產(chǎn)銷售商品的證據(jù)及證明該商標(biāo)信譽(yù)的證據(jù)，沒(méi)有提交證據(jù)證明該商標(biāo)因?qū)嶋H使用具有較強(qiáng)的顯著性。紅河紅商標(biāo)經(jīng)過(guò)云南紅河公司較大規(guī)模的持續(xù)性使用，已經(jīng)具有一定的市場(chǎng)知名度，已形成識(shí)別商品的顯著含義，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為已與紅河注冊(cè)商標(biāo)產(chǎn)生整體性區(qū)別。以一般消費(fèi)者的注意力標(biāo)準(zhǔn)判斷，容易辨別“紅河紅”啤酒的來(lái)源，應(yīng)認(rèn)為不足以產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。由于濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部的紅河注冊(cè)商標(biāo)尚未實(shí)際發(fā)揮識(shí)別商品來(lái)源的作用，消費(fèi)者也不會(huì)將“紅河紅”啤酒與濟(jì)南紅河經(jīng)營(yíng)部相聯(lián)系。云南紅河公司設(shè)在云南省紅河州，其使用含“紅河”文字的商標(biāo)有一定的合理性；從該公司實(shí)際使用在產(chǎn)品的瓶貼及外包裝上的紅河紅商標(biāo)的情況來(lái)看，其主觀上不具有造成與紅河注冊(cè)商標(biāo)相混淆的不正當(dāng)意圖。綜合考慮以上因素，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定本案中紅河紅商標(biāo)與紅河注冊(cè)商標(biāo)不構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)意義上的近似商標(biāo)，云南紅河公司使用紅河紅商標(biāo)的行為未侵犯紅河注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。
（二）侵犯未實(shí)際投入商業(yè)使用的注冊(cè)商標(biāo)，侵權(quán)人應(yīng)該承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任并賠償權(quán)利人制止侵權(quán)的合理支出，但可以不承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。
云南紅河公司在廣告掛旗上使用“紅河啤酒”字樣的行為，是未經(jīng)許可在同一種商品上將與注冊(cè)商標(biāo)相同的文字作為未注冊(cè)商標(biāo)使用的行為，屬于《商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定的侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止該商標(biāo)侵權(quán)行為的民事責(zé)任。不過(guò)，紅河商標(biāo)注冊(cè)人未能證明其注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際投入商業(yè)使用，也未能證明其因侵權(quán)行為受到的實(shí)際損失，在一審?fù)彆r(shí)還明確放棄主張律師代理費(fèi)，對(duì)于自己主張的2萬(wàn)元調(diào)查取證費(fèi)也未能提交相關(guān)單據(jù)，但鑒于其為制止侵權(quán)行為客觀上會(huì)有一定的損失，綜合考慮本案情況酌定侵權(quán)人賠償其損失2萬(wàn)元。
2009年4月8日，最高人民法院作出（2008）民提字第52號(hào)民事判決書(shū)，撤銷本案一審和二審判決；就云南紅河公司在廣告掛旗上使用“紅河啤酒”字樣的侵權(quán)行為，判令其停止侵權(quán)行為并賠償2萬(wàn)元；駁回一審原告其他訴訟請(qǐng)求；一審和二審案件受理費(fèi)共122020元，由一審原告負(fù)擔(dān)85000元，云南城投置業(yè)股份有限公司負(fù)擔(dān)37020元。
思考
本案明確的有關(guān)“判斷商標(biāo)近似及確定賠償責(zé)任時(shí)應(yīng)考慮引證注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用情況”的原則，既有利于鼓勵(lì)商標(biāo)使用，激活商標(biāo)資源，又可以防止個(gè)別商標(biāo)權(quán)利人利用注冊(cè)商標(biāo)牟取不正當(dāng)利益，對(duì)商標(biāo)行政執(zhí)法也有重要意義。第一，若某件注冊(cè)商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用，判斷其他商標(biāo)是否與其近似時(shí)，也應(yīng)當(dāng)綜合考慮相關(guān)商標(biāo)的實(shí)際使用情況、顯著性等因素。第二，對(duì)于侵犯未實(shí)際投入商業(yè)使用的注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)行為，工商機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法責(zé)令侵權(quán)人停止侵權(quán)行為，但無(wú)須作出罰款的行政處罰，因?yàn)榇饲樾蜗仑?zé)令停止侵權(quán)即可實(shí)現(xiàn)執(zhí)法目的。
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